什么是IPR
IPR全称为Inter Partes Review,中文一般译为多方复审或双方复审程序,是美国专利商标局(USPTO)下属的专利审判和上诉委员会(PTAB)负责审理的一种授权后无效程序。它由2011年颁布的《美国发明法案》(AIA)创设,并于2012年正式生效,目的是提供一个比联邦法院诉讼更快捷、成本更低的专利有效性挑战渠道。
IPR的核心作用在于:任何人(专利权人除外)都可以基于现有技术,请求PTAB宣告某项已授权专利的部分或全部权利要求无效。与旧有的单方复审(EPR)不同,IPR的双方当事人都全程参与程序,请求人和专利权人都可以提交证据、进行口头辩论,程序对抗性更强,结果也更可预期。
需要注意的是,IPR并非随时可以提起。根据AIA的规定,如果专利权人或者利害关系人已经就同一专利在联邦地区法院提起了无效之诉,则该方在被告反诉或主张专利无效之前,不能提出IPR申请。此外,专利授权后九个月内属于授权后复审(PGR)的专属窗口期(针对过渡期内的商业方法专利),一般IPR申请通常在授权九个月后或者PGR程序结束之后提出。
IPR的启动条件与立案标准
提起IPR的第一步是提交请求书(Petition),请求书中必须明确指出被挑战的权利要求,并逐一说明无效理由。IPR可用的无效理由受到严格限制,仅限于专利法第102条(缺乏新颖性)和第103条(显而易见性)下的现有技术抗辩,而且所依据的现有技术只能是专利或公开出版物。这一点与联邦法院不同,法院诉讼还可以主张说明书公开不充分、权利要求不清楚等理由。
PTAB在收到请求书后三个月内决定是否立案(Institution)。立案标准是:如果请求书显示,请求人就至少一项被挑战的权利要求具有合理的胜诉可能性(reasonable likelihood that the requester would prevail),PTAB应当立案。实践中,立案决定书往往会初步分析权利要求解释和现有技术的教导,因此立案率曾被认为偏高,不过近年来PTAB通过部分立案(instituting only on some claims or grounds)的方式对案件进行筛选,整体立案率有所下降。
还应当注意时间限制:请求人必须在被起诉专利侵权之日或者收到侵权指控之日起一年内提出IPR请求,否则将被禁止提起。这就是所谓的一年时效规则,其立法目的在于鼓励被告尽早向PTAB寻求救济,避免程序被无限拖延。另外,专利权人在立案后通常只有一次修改权利要求的机会,且修改受到较大限制。
IPR的审理流程与时间节点
IPR的整个流程有严格的法定时限。立案之后,审理必须在十二个月内完成,最多可因案情复杂延长六个月,即十八个月封顶。具体流程大致如下:立案后,专利权人有权在三个月内提交初步答复(Preliminary Response),反驳立案理由;立案决定作出后,专利权人可在三个月内提交专利权人初步答复或修改动议;随后进入证据开示阶段,双方可以进行有限的取证,主要包括证人证言的交叉询问;之后双方提交书面意见,最后是口头审理(Oral Hearing),最终由三名行政专利法官组成的合议庭作出书面最终决定。
最终决定作出后,败诉方可以在两个月内请求PTAB重新考虑,或者直接向联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉。联邦巡回法院对PTAB的事实认定采取实质证据标准审查,对法律问题则重新审查。值得注意的是,IPR最终决定只对经过审理的权利要求产生既判力,未在请求书中挑战或未立案的权利要求不受影响,专利权人仍可在法院主张。
下表汇总了IPR各阶段的主要时间节点:
| 阶段 | 时限 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 提交请求书 | 侵权起诉后一年内 | 列明被挑战权利要求及无效理由 |
| 立案决定 | 收到请求书后三个月 | PTAB判断是否有合理胜诉可能性 |
| 专利权人答复 | 立案后三个月 | 提交初步答复,可附带修改动议 |
| 证据开示 | 约几个月 | 有限取证与证人交叉询问 |
| 口头审理 | 书面意见之后 | 双方当庭辩论 |
| 最终书面决定 | 立案后十二至十八个月 | 宣告权利要求有效或无效 |
IPR与联邦法院诉讼的对比
对于收到侵权指控的被告而言,选择IPR还是法院无效反诉是一个关键的战略决策。两者各有优劣。在成本方面,IPR的费用通常远低于联邦法院的专利诉讼,后者的全流程费用动辄数百万美元;在周期方面,IPR十二至十八个月即可出结果,而法院一审加上诉往往耗时数年。
在实体标准上,两者差异同样显著。法院采用陪审团审理的可能性较大,而IPR由三名技术背景出身的行政法官审理;法院的权利要求解释采用最宽合理解释还是Philips标准曾经存在争议,目前PTAB已改为采用与法院一致的Philips标准,这在一定程度上缩小了两个程序的解释差异。此外,IPR不得提出说明书或权利要求不清楚等无效理由,挑战理由的广度不如法院。
另外一个重要区别是禁反言(Estoppel)。IPR最终决定作出后,请求人及其利害关系人不得在后续的USPTO程序、国际贸易委员会(ITC)或联邦法院中,再次以请求书中提出或者合理可以提出的现有技术为由挑战同一专利。这种禁反言效应意味着请求人必须在请求书中一次把最强的现有技术组合全部打出,否则可能丧失后续机会。实践中常见的策略是在被诉侵权后迅速提起IPR,同时请求法院中止诉讼(Stay),等待PTAB结果,以节省诉讼成本并获得更专业的技术判断。
专利权人的应对策略
面对IPR挑战,专利权人并非只能被动应对。首先,在初步答复阶段,应重点论证请求书未能建立合理的胜诉可能性,例如证明请求人对权利要求解释有误、现有技术没有公开全部技术特征、或者组合动机不足。成功的初步答复可以直接让PTAB拒绝立案,从根源上化解危机。
其次,权利要求修改是重要防线。虽然修改需要证明原始公开内容支持修改后的方案,且不能扩大保护范围,但通过并入从属权利要求的特征,可以构建更具抗无效能力的权利要求。实践中修改动议的批准率不算高,专利权人应当在撰写申请文件时就注重分层布局,保留足够的从属权利要求储备。
最后,从源头预防的角度看,高质量的权利要求撰写至关重要。在申请阶段就应当充分考虑未来可能遭遇的现有技术挑战,避免不必要的模糊用语,确保说明书提供充分的实施例支撑。对于正在美国布局专利的申请人来说,理解IPR机制的运作逻辑,不仅是应对诉讼的需要,也是反向指导申请撰写质量的标尺。
小结
IPR作为AIA时代美国专利体系的核心无效程序,以快速、专业、相对低成本的特点,深刻改变了美国的专利诉讼格局。无论是打算挑战他人专利的请求人,还是希望守住专利权的专利权人,都需要深入理解其立案标准、审理时限、禁反言规则以及与法院程序的互动关系,并据此制定整体战略。对于中国申请人而言,在赴美申请专利时更应注重撰写质量和权利要求层次,为将来可能出现的IPR挑战提前布防。